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权利要求未以说明书为依据的审查意见该如何答复？ 在答复审查意见的实践中，审查员依据我国专利法第二十六条第四款的规定指出权利要求没有以说明书为依据的情况是很常见的。特别是在电学领域，权利要求中普遍采用功能性限定的方式来定义技术特征，但说明书中只能提供有限的具体实施例，审查员可能会以功能性限定涵盖了说明书中没有记载的实施例为由，认为权利要求没有以说明书为依据。 在这样的情况下，如果代理人不能做出有说服力的解释，势必只能通过修改权利要求而将保护范围限制到说明书记载的具体实施例，导致权利要求的保护范围过窄。 事实上，我国专利法和《专利审查指南》中有清晰的标准，用于判断权利要求是否以说明书为依据。具体而言，有如下规定： 1.我国专利法第二十六条第四款规定，“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。” 2.《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1节规定，“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。” 3.《专利审查指南》第二部分第二章2.1节规定，“说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。” 4.《专利审查指南》第二部分第二章2.1.3规定，“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。” 上述4项规定中，规定2解释了以说明书为依据的具体判断标准，其中涉及“从说明书充分公开的内容中得到或概括得出”(条件1)和“不得超出说明书公开的范围”(条件2)两个条件，本文中假定条件2能够满足。规定3解释了什么是充分公开，即“所属技术领域的技术人员能够实现”。规定4进一步解释了什么是能够实现，即“按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果”。 在笔者看来，根据上述标准，代理人可以基于下述策略尝试进行审查意见答复：将权利要求的内容补充到说明书发明内容部分，以满足条件1中“能够得到”的要求;根据规定3和4论述权利要求记载的内容，即补充到说明书发明内容部分的内容都是能够实现的，因而是充分公开的内容;根据规定2得出权利要求能够得到说明书的支持，从而以说明书为依据的结论。下面笔者以一个案例来说明上述策略的运用。 案例 1.审查意见内容 权利要求1中，产生包括所述实际空间中存在的用户的估计位置信息和估计识别信息在内的事件信息;包括所述实际空间中存在的所述用户的用户位置信息和用户识别信息在内的分析信息的产生，上述特征采用概括的方式，概括了各种产生事件信息或分析信息的方法，然而，本发明中，是经过特定的方式产生上述信息的……上述特定的产生信息步骤，不能概括成任意的产生信息步骤，因而依据本申请文件所记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见该权利要求概括的各种产生信息方式中，除本申请公开的方式之外，其它所有方式都能解决其技术问题，因此该权利要求得不到说明书的支持，不符合我国专利法第二十六条第四款的规定。 2. 意见陈述内容 审查员认为权利要求1中限定的“产生事件信息”和“产生分析信息”概括了各种产生事件信息或分析信息的方法，而本发明中是经过特定的方式产生上述信息的。申请人对此持不同意见。根据说明书的记载，包括用户的估计位置信息和估计识别信息在内的事件信息被用来“更新”与用户的位置和识别信息相关的假设的概率分布数据，从而产生分析信息。由此可见，说明书中已经充分公开了如何根据事件信息来产生分析信息的具体方式，并且本领域技术人员能够采用任何一种可以用事件信息来“更新”假设的概率分布数据的方法来产生分析信息，而粒子滤波处理方法仅仅只是其中一种比较优选的更新方法而已。因此，本领域技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到权利要求1所要求保护的技术方案，权利要求1能够得到说明书的支持。 在电学领域，由于技术手段通常能够采取公知手段来实现，并且技术手段与技术效果的因果关系相对明确，较为容易论述符合充分公开的要求。因此，笔者建议代理人不妨积极尝试这种策略。 |
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